Hệ thống đăng ký Madrid là gì? Những vướng mắc doanh nghiệp đang gặp phải?

Hệ thống đăng ký Madrid là gì?

Hệ thống Madrid đăng ký nhãn hiệu được điều chỉnh bởi hai điều ước quốc tế là Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu 1891 và Nghị định thư Madrid 1989. Việt Nam là thành viên của Thỏa ước Madrid từ năm 1949 và Nghị định thư Madrid chính thức có hiệu lực tại Việt Nam kể từ ngày 11/7/2006.

  • Thỏa ước Madrid về đăng ký nhãn hiệu quốc tế về hàng hóa được ký kết tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha ngày 14 tháng 04 năm 1891. Sau đó được sửa đổi, bổ sung tại các hội nghị Brussells năm 1900, Washington năm 1911, La Hay năm 1925, Luân Đôn năm 1934, Nice năm 1957, Stockholm năm 1967, được sửa đổi lại vào năm 1979. Hiện tại có 56 quốc gia thành viên trong thỏa ước này.
  • Nghị định thư Madrid quy định liên quan đến Thỏa ước Madrid được ký kết năm 1989, mục địch hỗ trợ hệ thống Madrid trở nên linh hoạt và thuận tiên hơn cho nước thành viên do có sự khác biệt về pháp luật quốc gia. Tính đến năm 2022 đã có 105 quốc gia thành viên Nghị định thư Madrid.

Hệ thống Madrid giúp bảo hộ nhãn hiệu ở nhiều nước trên thế giới chỉ bằng 1 đơn đăng ký nộp tại Cơ quan SHTT của quốc gia cơ sở mà không cần phải nộp nhiều đơn riêng rẽ tại nhiều quốc gia. Tuy nhiên quốc gia được chỉ định bảo hộ trong đơn đăng ký quốc tế phải là thành viên đã tham gia hệ thống Madrid.

Sự khác biệt giữa Thỏa Ước Madrid và Nghị Định Thư Madrid
Nội dung Thỏa Ước Madrid Nghị Định Thư Madrid
Thành viên   55 (cập nhật đến 06/04/2022) 112 (cập nhật đến 06/04/2022)
Cơ quan chuyển tiếp đơn Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam
Điều kiện nộp đơn Bắt buộc phải có Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại nước sở tại mới có thể nộp đơn Không bắt buộc phải được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại nước sở tại, chỉ cần nộp đơn ở nước sở tại
Thời hạn xét nghiệm đơn tối thiểu  12 tháng 18 tháng
Ngôn ngữ Tiếng Pháp Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha
Thời hạn bảo hộ 20 năm và có thể gia hạn 10 năm và có thể gia hạn
Hiệu lực với chứng nhận gốc Sẽ bị mất hiệu lực bảo hộ nếu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại nước xuất xứ bị hủy bỏ vì bất kỳ lý do gì. Không quy định
Chi phí Mức phí chung Phụ thuộc vào từng quốc gia
Chuyển đổi đơn quốc tế sang quốc gia Không quy định Cho phép chuyển đổi đăng ký quốc tế thành đăng ký quốc gia hoặc đăng ký khu vực trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày đăng ký quốc tế hết hiệu lực và vẫn được giữ nguyên ngày nộp đơn, ngày ưu tiên (nếu có)
Từ chối bảo hộ Đơn đăng ký theo thỏa ước Madrid khi bị từ chối ở một nước thành viên thì đăng ký quốc tế vẫn có hiệu lực bảo hộ giống như nhãn hiệu đăng ký trực tiếp tại từng quốc gia thành viên. Đơn đăng ký theo Nghị định thư Madrid nhãn hiệu bị từ chối bởi quốc gia chỉ định bảo hộ thì việc đăng ký theo Nghị định thư có thể chuyển sang hình thức đăng ký quốc gia mà không làm mất đi ngày nộp đơn gốc.
 

Dù hai điều ước này độc lập với nhau song song cùng tồn tại, nhưng các quốc gia có thể đồng thời tham gia cả hai điều ước và linh hoạt áp dụng.

Ưu điểm khi đăng ký nhãn hiệu quốc tế qua hệ thống Madrid

Để thấy được ưu điểm khi lựa chọn phương án đăng ký nhãn hiệu thông qua hệ thống Madrid, chúng tôi đưa ra một số tiêu chí so sánh cơ bản của phương án Nộp đơn trực tiếp tới cơ quan sở hữu trí tuệ của từng quốc gia và phương án Nộp đơn đăng ký quốc tế theo hệ thống Madrid như sau:

Phương án PA1 – Nộp đơn trực tiếp PA2 – Nộp đơn Quốc tế theo hệ thống Madrid
Tiêu chí
Đơn đăng ký & ngôn ngữ

*       01 đơn cho 01 quốc gia. Ngôn ngữ của đơn là ngôn ngữ địa phương.

*       Đơn được nộp trực tiếp vào cơ quan nhãn hiệu của mỗi nước, và qua các giai đoạn thẩm định, công bố theo quy định của luật nhãn hiệu tại từng quốc gia.

*       01 đơn, một ngôn ngữ lựa chọn được nộp tới Cục SHTT Việt Nam, không tính đến số lượng các quốc gia dự định đăng ký bảo hộ.

*       Đơn sẽ được thẩm định sơ bộ tại Việt Nam và sau đó được  thẩm định tuyệt đối tại Văn phòng Quốc tế tại Geneva, Thụy Sỹ.

Tài liệu yêu cầu cơ bản *       Các Giấy ủy quyền riêng biệt cho luật sư đại diện tại các quốc gia đự định đăng ký. *       01 Giấy ủy quyền tại Việt Nam. Tuy nhiên, trường hợp nếu có yêu cầu sửa đổi, bổ sung, khiếu nại, phản đối, v.v. tại quốc gia chỉ định, thì cần phải làm thủ tục ủy quyền và chỉ định luật sư đại diện tại quốc gia đó.
Tính linh hoạt

*       Nhãn hiệu và danh mục sản phẩm, dịch vụ đăng ký ở mỗi nước là độc lập, không có yêu cầu bắt buộc phải tương đương.

*       Trước khi nộp đơn, luật sư đại diện ở mỗi nước có thể rà soát xem danh mục sản phẩm, dịch vụ và tư vấn, đề nghị điều chỉnh (nếu cần thiết), hạn chế được các yêu cầu sửa đổi, điều chỉnh theo quy định về ngôn ngữ và thông lệ của từng quốc gia.

*       Nhãn hiệu phải giống với nhãn hiệu theo đơn cơ sở đã nộp tại Việt Nam.

*       Danh mục sản phẩm và dịch vụ phải trùng hoặc nằm trong phạm vi danh mục hàng hóa và dịch vụ của đơn cơ sở tại Việt Nam.

*       Tuy nhiên, một vấn đề thường gặp là danh mục sản phẩm hàng hóa và dịch vụ, sau khi đã được chấp thuận theo đăng ký quốc tế, vẫn bị cơ quan SHTT của quốc gia chỉ định yêu cầu sửa đổi, điều chỉnh, v.v. phù hợp với ngôn ngữ và thông lệ tại quốc gia đó. Trong trường hợp đó, phát sinh chi phí chỉ định luật sư đại diện và chi phí nộp yêu cầu sửa đổi, điều chỉnh.

Thời gian đăng ký *       Tùy quy định của mỗi quốc gia, trung bình khoảng 08-14 tháng kể từ ngày nộp đơn hợp lệ đến lúc có kết quả thẩm định nội dung.

*       Theo nguyên tắc của hệ thống Madrid (đơn nộp theo Nghị định thư Madrid – Madrid Protocol), đơn quốc tế được Văn phòng Quốc tế thẩm định tuyệt đối và cấp số Đăng ký quốc tế nhãn hiệu.

*       Sau đó, Đơn quốc tế được Văn phòng Quốc tế chuyển về cơ quan SHTT của các quốc gia chỉ định, để tiến hành thẩm định đơn theo quy định của luật quốc gia.

*       Hạn định trong vòng 12-18 tháng kể từ ngày nhận được chỉ định của Văn phòng Quốc tế, cơ quan SHTT quốc gia, nếu chưa hoặc không đồng ý bảo hộ, phải có thông báo kết quả thẩm định. Sau thời gian đó, nếu không có phản hồi, nhãn hiệu được chấp thuận bảo hộ tại quốc gia đó.

Sự phụ thuộc vào đơn cơ sở Không phụ thuộc

*       Trong 5 năm đầu tiên kể từ ngày đăng ký, nếu đơn cơ sở bị giới hạn phạm vi bảo hộ, chấm dứt hoặc hủy bỏ hiệu lực từng phần hay toàn bộ, thì đăng ký quốc tế cũng sẽ bị giới hạn phạm vi bảo hộ, hoặc bị chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực từng phần hay toàn bộ một cách tương ứng.

*       Trong trường hợp đó, để bảo toàn đăng ký tại một quốc gia được chỉ định, cần phải tiến hành thủ tục chuyển đổi đơn quốc tế thành đơn quốc gia, và phát sinh thêm chi phí, thời gian.

Chi phí đăng ký

*       Chi phí khá cao vì chi trả trực tiếp cho luật sư đại diện tại từng quốc gia.

*       Không mất chi phí đối với đơn cơ sở tại Việt Nam

*       Tiết kiệm chi phí khá lớn vì hệ thống được tạo lập để hỗ trợ các chủ thể trên phạm vi thế giới. Đặc biệt, đối với các trường hợp đơn đăng ký không có bất kỳ trở ngại nào trong quá trình thẩm định đơn (trong vòng 12-18 tháng, sau khi đơn được Văn phòng Quốc tế chuyển đến cơ quan SHTT quốc gia).

Với phương án nộp đơn đăng ký quốc tế qua hệ thống Madrid, doanh nghiệp không phải nộp nhiều lần qua từng quốc gia đơn lẻ, ngôn ngữ cũng được sử dụng thống nhất.

Sau khi đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo hệ thống Madrid, doanh nghiệp có thể dễ dàng mở rộng việc bảo hộ nhãn hiệu đến các thị trường khác bằng cách chỉ định bổ sung dựa trên đăng ký quốc tế đã có. Việc mở rộng phạm vi lãnh thổ đăng ký theo phương án này dễ dàng đáp ứng nhu cầu phát triển thị trường phù hợp với chiến lược kinh doanh phát triển và tình hình tài chính cụ thể của từng doanh nghiệp.

Việc quản lý đăng ký quốc tế và duy trì hiệu lực cũng đơn giản hơn so với đăng ký quốc gia. Thời hạn hiệu lực thống nhất giữa các quốc gia, theo thời hạn của đăng ký quốc tế, vì vậy doanh nghiệp chỉ cần tiến hành thủ tục gia hạn một lần cho tất cả các quốc gia, việc quản lý thời hạn cũng dễ dàng hơn so với việc quản lý nhiều thời hạn của nhiều đăng ký quốc gia. Trường hợp cần cập nhật thông tin (tên, địa chỉ), chủ sở hữu nhãn hiệu chỉ cần thực hiện thủ tục thay đổi một lần cho đăng ký quốc tế, không cần phải thay đổi từng quốc gia.

Hơn nữa, với hệ thống quản lý đăng ký quốc tế hiện nay của Văn phòng Quốc tế (“WIPO”), một số thủ tục có thể được thực hiện dễ dàng bằng hình thức nộp yêu cầu trực tuyến mà không cần nộp trực tiếp thông qua trung gian là Cục SHTT Việt Nam. Theo đó doanh nghiệp cũng tiết kiệm được chi phí phải nộp cho Cục SHTT Việt Nam.

Những vướng mắc khó khăn doanh nghiệp đang gặp phải?

Trong quá trình nộp đơn xác lập quyền, theo dõi, duy trì hiệu lực, sửa đổi đăng ký quốc tế nhãn hiệu qua hệ thống Madrid, doanh nghiệp thường gặp một số khó khăn như sau:

  • Khó khăn trong việc chuẩn bị và đáp ứng yêu cầu về hồ sơ (lựa chọn form mẫu cần sử dụng cho từng trường hợp, xác định chi phí cần phải nộp, lựa chọn ngôn ngữ, tuyên bố dự định sử dụng nhãn hiệu, v.v…) sao cho phù hợp với quy định của các điều ước quốc tế, của Văn phòng Quốc tế cũng như quy định của từng quốc gia được chỉ định.
  • Khó khăn trong việc xác định danh mục sản phẩm hàng hóa và dịch vụ cho đơn đăng ký quốc tế.

Một vấn đề thường gặp là danh mục sản phẩm hàng hóa và dịch vụ, sau khi đã được chấp thuận theo đăng ký quốc tế, vẫn có thể bị cơ quan SHTT của quốc gia được chỉ định yêu cầu sửa đổi, điều chỉnh, v.v. phù hợp với ngôn ngữ và thông lệ tại quốc gia đó. Trong trường hợp đó, phát sinh chi phí chỉ định luật sư đại diện và chi phí nộp yêu cầu sửa đổi, điều chỉnh.

  • Khó khăn trong quá trình theo dõi đơn, thông tin trao đổi, giải trình, chứng minh, bổ sung hồ sơ khi được yêu cầu.

Theo quy trình đăng ký nhãn hiệu quốc tế thì sau khi nhận đơn, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xác nhận ngày nộp đơn ở Việt Nam của đơn quốc tế, kiểm tra các thông tin nêu trong đơn; thông báo cho chủ đơn các khoản phí, lệ phí cần nộp cho Văn phòng Quốc tế; gửi đơn đến Văn phòng Quốc tế ở Geneva (Thụy Sỹ). Sau khi nhận được đơn đăng ký quốc tế, Văn phòng Quốc tế sẽ thẩm định tuyệt đối và cấp số Đăng ký quốc tế nhãn hiệu. Sau đó, Đơn quốc tế được Văn phòng Quốc tế chuyển về cơ quan SHTT của các quốc gia chỉ định, để tiến hành thẩm định đơn theo quy định của luật quốc gia. Vấn đề ở đây là Cục SHTT Việt Nam chỉ hỗ trợ nhận và gửi thông báo của Văn phòng Quốc tế cho chủ đơn và ngược lại, còn quá trình theo dõi đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại từng quốc gia chỉ định và thực hiện các công việc theo yêu cầu của các quốc gia này (ví dụ: giải trình, chứng minh, sửa đổi/ bổ sung hồ sơ, v.v…) thì doanh nghiệp phải tự theo dõi và thực hiện. Trong những trường hợp này, theo quy định, doanh nghiệp phải chỉ định luật sư đại diện địa phương tại chính quốc gia đó để nộp yêu cầu sửa đổi, điều chỉnh. Khi đó phát sinh chi phí cho doanh nghiệp trong việc chỉ định luật sư đại diện tại địa phương và chi phí nộp yêu cầu sửa đổi, điều chỉnh.

Với những khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải trong quá trình xác lập quyền, theo dõi, duy trì hiệu lực, sửa đổi đăng ký quốc tế nhãn hiệu qua hệ thống Madrid như đã đề cập ở trên, doanh nghiệp thường lựa chọn thông qua Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (tổ chức dịch vụ theo quy định của pháp luật về Sở hữu trí tuệ Việt Nam) thay vì tự mình thực hiện. Một số lợi thế cho doanh nghiệp khi lựa chọn đại diện SHCN như sau:

  • Tổ chức đại diện SHCN sẽ tư vấn phương án đăng ký phù hợp tùy vào danh sách và số lượng quốc gia dự định đăng ký; hướng dẫn và thay doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ các thành phần hồ sơ theo quy định; đại diện cho doanh nghiệp (theo ủy quyền) để nộp hồ sơ, theo dõi, phúc đáp trong quá trình Cục SHTT Việt Nam và Văn phòng Quốc tế thụ lý, xử lý đơn. Từ đó, giảm thiểu rủi ro hồ sơ đăng ký quốc tế bị từ chối hoặc yêu cầu điều chỉnh, bổ sung.
  • Trong trường hợp đơn đăng ký nhãn hiệu bị từ chối tại quốc gia được chỉ định, Tổ chức đại diện SHCN với kinh nghiệm, năng lực chuyên môn và mạng lưới quan hệ của mình, sẽ dễ dàng lựa chọn tổ chức luật sư nước ngoài đủ điều kiện hành nghề và năng lực để phối hợp xử lý các công việc giải trình, chứng minh, sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của quốc gia được chỉ định. Từ đó đảm bảo hồ sơ và nhãn hiệu đáp ứng yêu cầu bảo hộ của từng quốc gia.